La dottrina della preclusione all'emissione, o estoppel collaterale, impedisce a una parte che ha contestato senza successo una questione a una decisione finale in un procedimento di riconsiderare la stessa questione in procedimenti futuri.Nel contesto del contenzioso brevettuale, fino a tempi recenti, la validità del brevetto è stata trattata come un'unica questione ai fini della preclusione.In altre parole, fintantoché sono stati soddisfatti gli altri elementi di preclusione al rilascio, un preventivo giudizio di validità o nullità ha tipicamente impedito qualsiasi ulteriore contenzioso sulla validità del brevetto in procedimenti successivi, e non solo rispetto alla specifica teoria della nullità che era stata precedentemente contesa .1Di recente, tuttavia, alcuni tribunali distrettuali si sono allontanati da questo approccio convenzionale e hanno iniziato a trattare diverse teorie sull'invalidità del brevetto come questioni diverse ai fini della preclusione del problema.Questi tribunali sostengono che esistono motivi legittimi per trattare una sentenza di nullità del tribunale distrettuale in modo diverso da una sentenza di nullità, perché una sentenza di nullità non è una determinazione che le rivendicazioni di brevetto siano valide per sempre.Piuttosto, è una determinazione che le affermazioni fatte valere non sono state provate non valide sulla base delle prove specifiche presentate in un caso particolare e che prove aggiuntive possono rendere quelle stesse affermazioni non valide in un altro procedimento.Questo articolo discute l'evoluzione della giurisprudenza su questo argomento.La Suprema Corte ha definito la preclusione alla questione in accordo con la Restatement (Seconda) delle Sentenze: “salvo alcune note eccezioni, la regola generale è che '[quando] una questione di fatto o di diritto è effettivamente contesa e determinata da un giudizio valido e definitivo, e la determinazione è essenziale al giudizio, la determinazione è conclusiva in un successivo ricorso tra le parti, sia sulla stessa domanda che su diversa domanda.”2.Le politiche alla base della dottrina sono di "proteggere gli avversari dalle spese e dalle vessazioni che accompagnano molteplici cause legali, conservare[] le risorse giudiziarie e promuovere[] la fiducia nell'azione giudiziaria riducendo al minimo la possibilità di decisioni incoerenti".3Per quanto riguarda la validità del brevetto, la preclusione collaterale si applica se (1) la validità o l'invalidità è stata decisa in un caso precedente che ha proceduto al giudizio finale in cui tutte le opportunità procedurali erano disponibili per le parti in causa;(2) le questioni contestate erano identiche;e (3) la parte contro cui viene applicata la preclusione ha avuto una piena ed equa opportunità di contenzioso.4 Il circuito federale applica la propria legge quando valuta se una questione di brevetto è "identica" a una questione precedentemente contesa.5Storicamente, la validità è stata trattata come un'unica questione ai fini della preclusione dell'emissione.In altre parole, il "problema" era la determinazione ultima sulla validità stessa, e non qualsiasi sottoproblema che portava a quella determinazione finale di validità o invalidità.Ciò significava che se le rivendicazioni di brevetto fossero state ritenute non valide nel precedente contenzioso contro un convenuto, al titolare del brevetto sarebbe stato impedito di riaffermare le stesse (o sostanzialmente simili) rivendicazioni in un procedimento successivo.6Allo stesso modo, se il brevetto è stato ritenuto non valido nel precedente contenzioso, il presunto contraffattore e i suoi privilegi sono stati sottratti alla rifondazione della validità nel procedimento successivo.7Di recente, tuttavia, i tribunali distrettuali hanno iniziato a mettere in discussione la correttezza di questa pratica e hanno iniziato a trattare diverse teorie sulla validità del brevetto come questioni separate ai fini della preclusione collaterale.I tribunali che seguono questo approccio, come discusso di seguito, motivano che il requisito dell'"identità delle questioni" dell'estoppel collaterale non è soddisfatto se nella seconda azione vengono presentate diverse teorie dell'invalidità, o perché norme giuridiche diverse governano diverse teorie dell'invalidità.Ad esempio, nella causa Orexo, il convenuto ha cercato di riconsiderare la validità di un brevetto precedentemente contenzioso ai sensi dei §§ 103 e 112.8 Nel precedente contenzioso tra le stesse parti ma che coinvolgeva prodotti diversi, il brevetto è stato ritenuto non valido ai sensi del §103.9 Il convenuto voleva affermare le difese §112 e voleva anche introdurre una nuova arte anteriore per la sua difesa §103 che non era stata presa in considerazione nel precedente contenzioso.10 L'attore ha sostenuto che agli imputati era precluso far valere queste difese di nullità perché la validità è un'unica questione e "la validità ai sensi §103 è stato effettivamente contenzioso, giudicato e necessario al giudizio” nell'azione precedente.11Il giudice Connolly ha ritenuto che la validità non dovrebbe, per diritto, essere trattata come un'unica questione ai fini della preclusione.Ha riconosciuto che "[d] discernere le dimensioni di una 'questione' ai fini della preclusione può essere difficile in qualsiasi contesto, è particolarmente impegnativo nel contesto della validità del brevetto, un argomento una volta descritto dal giudice capo Hand come 'come un fantasma fuggitivo, impalpabile, ribelle e vago come esiste nell'intero armamentario dei concetti legali". ] [sotto Blonder Tongue] che la questione in entrambi i ricorsi era identica quando il brevetto è stato dichiarato nullo nella prima azione.Il fatto che i tribunali distrettuali siano tenuti a prendere tale decisione quando un convenuto cerca di impedire a un querelante di rimettere in discussione la validità di un brevetto precedentemente ritenuto non valido significa necessariamente che la validità non è un singolo problema.”13 Nel fare questa dichiarazione, il giudice Connolly non ha affrontare espressamente l'applicazione dell'esclusione del rilascio a rivendicazioni precedentemente non aggiudicate in situazioni in cui si ritiene che "le differenze tra le rivendicazioni di brevetto non aggiudicate e le rivendicazioni di brevetto aggiudicate" non "alterino materialmente la questione di nullità".14Il giudice Connolly ha anche citato diverse ragioni di ordine pubblico contro l'adozione di una regola di per sé secondo cui la validità è un problema unico.15 A suo avviso, una tale regola di per sé potrebbe "indurre gli imputati a contestare completamente ogni possibile teoria di invalidità invece di perseguire una difesa semplificata incentrato sulla non violazione e su una o due delle teorie di invalidità più promettenti.Se così fosse, i costi del contenzioso aumenterebbero, i processi diventerebbero più complicati, la confusione della giuria probabilmente aumenterebbe e le preziose risorse giudiziarie andrebbero sprecate”. per sconfiggere l'applicazione della preclusione dell'emissione, quando l'ovvietà era stata precedentemente contestata.17Il giudice Andrews sembra essere d'accordo con il punto di vista del giudice Connolly, definendolo "persuasivo".18 Secondo il giudice Andrews, "il precedente del Terzo Circuito supporta il ragionamento secondo cui le difese di nullità non sono questioni identiche.Il Terzo Circuito indica che le questioni sono identiche quando "le stesse regole legali generali governano entrambi i casi" e dove "i fatti di entrambi i casi sono indistinguibili come misurati da tali regole".19 "Sebbene la questione generale della validità del brevetto sia la stessa, le teorie dell'invalidità non sono identiche.Ciascuno analizza diverse regole giuridiche e qualità del brevetto.Precludere a un convenuto di presentare argomentazioni di nullità perché il convenuto in precedenza ha contestato l'invalidità su un motivo diverso impedisce al convenuto di essere ascoltato su una questione distinta con le proprie norme legali. "20 Il giudice Andrews ha anche ritenuto che gli imputati non avessero una piena ed equa opportunità di contestare le loro difese § 112 in base a una diversa costruzione del reclamo21, e che dovrebbero avere l'opportunità di farlo.22 Tuttavia, il giudice Andrews ha ritenuto che la nuova arte anteriore fosse insufficiente per sconfiggere la preclusione.23 Le dichiarazioni del giudice Andrews in Sprint sono coerenti con le sue precedente decisione in TASER, in cui riteneva che “ogni teoria dell'invalidità è una questione separata”.24Anche se la recente tendenza a trattare le diverse teorie statutarie sull'invalidità come questioni separate non è stata ampiamente adottata dai tribunali distrettuali e il circuito federale deve ancora esprimere un parere specifico su questo problema, è ragionevole presumere che i contendenti in materia di brevetti, a almeno in alcune giurisdizioni, può sostenere che diverse teorie legali sull'invalidità del brevetto sono questioni distinte.Questo perché la Corte Suprema nella causa Blonder-Tongue ha spiegato che la decisione di applicare l'estoppel collaterale “riposerà necessariamente sul senso di giustizia ed equità del tribunale”.25Come alcuni tribunali hanno riconosciuto, una sentenza di non nullità non è una determinazione che le rivendicazioni di brevetto siano valide, ma piuttosto che le affermazioni fatte valere non sono state dimostrate non valide sulla base delle prove specifiche presentate in un caso particolare.26 Ciò suggerisce logicamente che la preclusione della questione non dovrebbe estendersi a sfide di validità basate su motivi diversi o nuove prove in una causa successiva perché le affermazioni del brevetto non sono mai state valutate alla luce di tali argomenti o prove.Pur non avendo deliberato espressamente tale questione, il Circuito Federale ha segnalato che un nuovo motivo di nullità legale può precludere l'applicazione della preclusione all'emissione, nonostante una preventiva constatazione di nullità.In Voter Verified, Inc. contro Election Sys.& Software LLC, 887 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2018), il circuito federale ha ritenuto che l'esclusione della questione non si applicasse alla difesa §101 di un imputato quando nessuna prova o argomento relativo a tale difesa è stato presentato in un precedente contenzioso e poiché la constatazione di non nullità di brevetto non era necessaria per il giudizio finale di non violazione nel precedente contenzioso.27 Nonostante la constatazione di non nullità, la Corte ha analizzato se la teoria dell'invalidità §101 fosse stata effettivamente contestata nell'azione precedente.Il fatto che la Corte abbia effettivamente raggiunto tale questione, e non l'abbia considerata discutibile in considerazione del fatto indiscusso che altre teorie di nullità erano state contestate nella causa precedente, suggerisce che la Corte non abbia considerato la validità come un unico problema.Resta da vedere se anche altri distretti inizieranno a interpretare la portata della “questione” di validità in senso restrittivo limitandola al motivo normativo di nullità precedentemente contestato, o ancor più restrittivamente limitandola ai riferimenti e alle prove effettive invocate in l'azione precedente.Nel frattempo, in base alla "piena ed equa opportunità di contenzioso", Blonder-Tongue, 402 US at 333, i tribunali possono anche esaminare altri fattori relativi all'azione precedente per determinare se debba essere applicata la preclusione della questione.28 Una parte può quindi essere in grado di evitare la preclusione all'emissione, a seconda dei fatti del caso o del suo assetto procedurale, sollevando la mancanza di una piena ed equa opportunità per contestare una particolare teoria dell'invalidità, ad esempio sotto una diversa costruzione della domanda rispetto al §112 o l'evoluzione giurisprudenza ai sensi del §101.291 Cfr. Tandon Corp. c. USITC, 831 F.2d 1017, 1018 (Fed. Cir. 1987);In re Convertible Rowing Exerciser Patent Litigation, 721 F Supp 596, 603-04 (D. Del. 1989).2 B & B Hardware, Inc. contro Hargus Indus., Inc., 135 S. Ct.1293, 1303 (2015).3 Montana contro USA, 440 USA 147, 153 (1979).4 ArcelorMittal Atlantique et Lorraine v. AK Steel Corp., 908 F.3d 1267, 1273-74 (Fed. Cir. 2018) (citando Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc., 473 F.3d 1196, 1203 ( Fed. Cir. 2007)).5 Cfr. Aspex Eyewear, Inc. contro Zenni Optical Inc., 713 F.3d 1377, 1380 (Fed. Circ. 2013).6 Vedi Blonder-Tongue Lab'ys, Inc. v. Univ.dell'Illinois Found., 402 US 313, 334 (1971);Ohio Willow Wood Co. v. Alps S., LLC, 735 F.3d 1333, 1342 (Fed. Cir. 2013) (applicando la preclusione della questione alle rivendicazioni non aggiudicate in cui "le differenze tra le rivendicazioni di brevetto non aggiudicate e le rivendicazioni di brevetto aggiudicate non sono materialmente modificare la questione di nullità”).7 XpertUniverse, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 2018 WL 2585436, a *4 (ND Cal. 8 maggio 2018) (rilevando che i diversi riferimenti alla prior art e l'ulteriore sfida del §101 non erano altro che "argomenti particolari" indirizzato verso una questione che era già stata decisa in una precedente azione);Roche Palo Alto LLC contro Apotex, Inc., 526 F. Supp.2d 985, 995-96 (ND Cal. 2007) (la validità è unica);Meritor Transmission Corp. v. Eaton Corp., 2006 WL 3951711, a *5 (WDNC 26 settembre 2006) (concordando con i tribunali che ritengono che "la validità di un brevetto è un'unica questione ai fini della preclusione collaterale") (interna virgolette omesse);Bivio Sys.(Texas), Inc. contro Dot Hill Sys.Corp., 2006 WL 1544621, in *5 (WD Tex. 31 maggio 2006) (affermando che “il peso schiacciante dell'autorità suggerisce che la 'questione' a cui deve essere dato effetto preclusivo di emissione a un giudizio nel contesto del brevetto è la determinazione finale sulla validità del brevetto stesso, non i sottoproblemi o singoli elementi di prova e argomenti che potrebbero essere stati necessari per supportare la determinazione della validità”.) 8 Orexo AB v. Actavis Elizabeth LLC, 371 F. Supp.3d 175, 181 (D. Del. 2019).9 Id.10 Id.11 Id.12 Id.(citando Harries v. Air King Prods. Co., 183 F.2d 158, 162 (2d Cir. 1950)).13 Orexo AB, 371 F. Supp.3d a 185. 14 Ohio Willow Wood, 735 F.3d a 1342. 15 Orexo AB, 371 F. Supp.3d a 186. 16 Id.17 Id.a 182, 187. 18 Sprint Comuni.Co. LP contro Charter Communs., Inc., Civil Action No. 17-1734-RGA, 2021 US Dist.LEXIS 49064, a *13-14 (D. Del. 16 marzo 2021).19 Id.(citando Suppan v. Dadonna, 203 F.3d 228, 233 (3d Cir. 2000)).20 Id.21 Il giudice Gilstrap in Allergan Sales ha discusso, ma non ha deciso, la questione se la validità sia un'unica questione ai fini dell'esclusione dell'emissione, e tuttavia ha ritenuto inappropriato applicarla laddove la nuova costruzione della domanda espanda la portata della domanda.Vedere Allergan Sales, LLC contro Sandoz, Inc., 211 F. Supp.3d 907, 916 (ED Tex. 2016)(citando TASER Int'l, Inc. v. Karbon Arms, LLC, 6 F. Supp. 3d 510, 519 (D. Del. 2013). 22 Id. at *20. 23 Id. at *23 ("Anche se ci sono diverse prove della prior art che [d] gli imputati potrebbero utilizzare per argomentare le difese di nullità, le questioni sono ancora identiche.") 24 TASER, 6 F. Supp. 3d at 519.; Sebbene il giudice Andrews abbia suggerito in TASER che la nuova arte anteriore può vanificare il requisito dell'identità, ha chiarito in Sprint che i nuovi riferimenti alla tecnica anteriore non impedirebbero l'applicazione della preclusione dell'emissione. Confronta TASER, 6 F. Supp. 3d a 519 ("[I] Se le teorie dell'invalidità sono presentate in [a] secondo causa, o se le teorie dell'invalidità si basano su costruzioni di rivendicazioni diverse o arte anteriore diversa, il requisito dell'identità non è soddisfatto.Gli stessi argomenti non vengono presentati nel secondo causa. Inoltre, dato che quando un tribunale distrettuale ritiene che un accusato autore della violazione non sia riuscito a provare l'invalidità di una pretesa affermata, il tribunale non sta facendo unconstatando che il brevetto è valido per sempre, ma solo che l'imputato contraffattore non ha dimostrato che il brevetto non è valido per i motivi specifici che ha affermato[.]”) con Sprint, 2021 US Dist.LEXIS 49064, in *24 ("E ora penso di essere andato troppo oltre in TASER. Ad esempio, per anticipazione, il problema è se esiste un pezzo di arte anteriore con le stesse limitazioni dell'affermazione affermata. Se l'arte anteriore A o L'arte anteriore B è l'elemento della tecnica anteriore che soddisfa tale requisito è una questione di prova, non una diversa teoria dell'invalidità sul motivo per cui l'affermazione fatta valere non è valida").25 Blonder-Tongue, 402 US at 334. 26 Cfr., ad esempio, Ball Aerosol & Specialty Container, Inc. v. Ltd. Brands, Inc., 555 F.3d 984, 994 (Fed. Cir. 2009) (i tribunali “do non dichiarano validi i brevetti [essi] … dichiarano solo che non sono stati provati nulli…”).27 Id.al 1383–84.28 Kulak v. City of NY, 88 F.3d 63, 72 (2d Cir. 1996) (elencando fattori quali l'entità del reclamo, l'uso dell'iniziativa, l'entità del contenzioso, la competenza e l'esperienza del difensore, la disponibilità di nuove prove, indicazioni di un verdetto di compromesso, differenze nella normativa applicabile e prevedibilità di futuri contenziosi).29 Un'eccezione all'emanazione di preclusione si attiva quando sono mutati i principi di controllo del diritto.Ginters v. Frazier, 614 F.3d 822, 826-27 (8a Cir. 2010);vedi anche Dow Chem.Co. contro Nova Chems.Corp. (Canada), 803 F.3d 620, 628 (Fed. Circ. 2015).DISCLAIMER: A causa della generalità di questo aggiornamento, le informazioni qui fornite potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni e non dovrebbero essere prese in considerazione senza una consulenza legale specifica basata su situazioni particolari.© Haug Partners LLP |Pubblicità dell'avvocatoQuesto sito Web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente, tenere traccia dell'utilizzo anonimo del sito, memorizzare token di autorizzazione e consentire la condivisione sui social network.Continuando la navigazione su questo sito accetti l'uso dei cookie.Clicca qui per saperne di più su come utilizziamo i cookie.Copyright © JD Supra, LLC